Acțiunea în decădere și acțiunea în anularea mărcii

Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată (“Legea”) reglementează cu grijă aspectele ce țin de încetarea dreptului la marcă.

Astfel, dintre modurile în care dreptul titularului se poate stinge, ne vom axa în prezentul articol pe cele doua modalități în care, conform Legii, “orice persoană interesată poate cere Tribunalului București (competență specială)” fie decăderea, fie anularea înregistrării unei mărci.

Titularul cererii în decădere/anulare poate fi orice persoană care poate proba un interes, în conformitate cu Noul Cod de Procedură Civilă, cu privire la introducerea unei astfel de acțiuni, iar instanța competentă este Tribunalul București (Secția Civila.)

Una dintre diferențele majore dintre cele două acțiuni – la nivel de procedură – constă în termenul în care fiecare dintre acestea poate fi introdusă. Mai exact, acțiunea în decădere poate fi introdusă “pe toată perioada de protecție a mărcii”, pe când cea în anulare, ca regula, trebuie introdusă în termen de 5 ani de la data înregistrării mărcii, și numai prin excepție “pe toată perioada de protecție a mărcii”, atunci când acțiunea în anulare se întemeiază pe prevederile art. 47 alin. (1) lit. c) ce reglementează anularea unei mărci a cărei înregistrare a fost solicitata cu rea-credință.

Pe de o parte, pe scurt, un titular de marcă poate fi decăzut din dreptul său dacă:

1. În lipsa unor motive justificate, neîntrerupt pentru o perioada de 5 ani de la data înscrierii mărcii în Registrul OSIM, marca în cauza nu a fost efectiv folosită în România pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată sau dacă folosirea efectivă a mărcii a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
2. După data înregistrării, marca a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului/serviciului (neimportand dupa cum acest fapt este o consecință a inacțiunii sau acțiunii titularului);

– cu privire la acest subpunct al art. 46 alin. (1), există multe exemple de mărci care au avut/ar putea avea de suferit ca urmare a propriei notorietăți, printre care amintim de – “Frigidaire”, “Scotch”, “Superglue”, “Xerox” sau chiar “Jacuzzi”.

1. După data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul său, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare – cu precădere cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor sau serviciilo;
2. Marca a fost înregistrată pe numele altcuiva decât solicitantul sau titularul acesteia;

O particularitate a acțiunii în decădere este reprezentată de imposibilitatea decăderii titularului în cazul în care de la expirarea termenului de nefolosire efectivă de 5 ani și până la data introducerii cererii marca este folosită efectiv. Cu toate acestea, Legea instituie și o excepție, anume că nu se va considera folosire efectivă dacă începerea sau reluarea folosirii a avut loc cu 3 luni înainte de introducerea cererii de decădere atât timp cât începerea sau reluarea au intervenit numai după ce titularul a luat cunoștință de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.

De asemenea, întrucât faptele negative nu pot fi dovedite în concret, titularului dreptului la marcă (în cazul de față, Pârâtului din acțiune) îi incumbă dovada folosirii mărcii, iar în cazul în care Reclamantului i se dă câștig de cauză, decăderea produce efecte de la data introducerii cererii.

      Pe de altă parte, cererea în anularea unei mărci înregistrate poate fi introdusă dacă:

1. Marca a fost înregistrată cu nerespectarea motivelor absolute de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) din Lege;
2. Înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință – motiv în baza căruia este instituită și excepția de la termenul comun reglementat în prezentul articol, întrucât acțiunea în anulare întemeiată pe motivul relei-credințe poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii;
3. Înregistrarea mărcii încalcă dreptul la imagine/numele patronimic al unei persoane;
4. Înregistrarea mărcii aduce atingere altor drepturi anterior dobândite, precum un drept de autor, un desen sau model, unor drepturi cu privire la o indicație geografică sau (articolul de lege prevede general) unui alt drept de proprietate industrială.

De asemenea, o particularitate a acțiunii în anularea unei mărci este reprezentată de faptul că, în situația în care marca anterior înregistrată nu a fost folosită decât pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, anularea înregistrării poate fi efectuată numai cu privire la produsele sau serviciile pentru care nu a fost folosită.

Prevederile Legii mărcilor se completează cu cele ale Noului Cod de Procedură Civilă, iar exigențele admiterii unei acțiuni în decădere sau în anulare sunt pe deplin rezonabile prin raportare la obiectul acestora, anume stingerea unui drept și implicit radierea mărcii din Regsitrul OSIM.

În consecință, consultarea cu un specialist consilier sau avocat în proprietate intelectuală nu este, în cazul de față, numai recomandabilă, ci se poate dovedi a fi necesară pentru ca acțiunea să fie admisă sau, în funcție de circumstanțele concrete ale speței, respinsă, dat fiind probatoriul vast necesar a fi administrat și corecta fundamentare atât în fapt, cât și în drept, pentru ca pretențiile unei părți să fie considerate ca dovedite de către instanță.

Avocat Mihai Besliu