Alături de numele comercial şi de logo, marca face parte din categoria semnelor distinctive utilizate de companii pentru desfăşurarea unei activităţi economice.
Numele comercial este obligatoriu pentru a putea presta o activitate comercială, în timp ce marca este facultativă. Prin înregistrarea ei, profesionistul urmăreşte obţinerea unei exclusivităţi asupra denumirii respective pentru desfăşurarea unei anume activităţi. Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială este prevăzut în Convenţia de la Paris din 1882, la care România este parte, fiind ratificată prin Decretul nr. 1177/1968.
Numele comercial individualizează un comerciant, în timp ce marca individualizează produsele şi serviciile oferite de acel comerciant de cele ale concurenţei.
Un comerciant poate avea un singur nume comercial, însă poate înregistra mai multe mărci.
Articolul 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice reglementează conflictul dintre marcă şi numele comercial, prin referire la „orice alt drept de proprietate industrială”..
Conflictul dintre o marcă anterioară şi numele comercial
Intervine atunci când există o marcă anterioară înregistrată şi un nume comercial înregistrat ulterior (cu rea-credinţă sau fără rea-credinţă) pentru acelaşi domeniu de activitate pentru care marca este înregistrată.
Modalitatea de soluţionare a conflictului este formularea unei acţiuni în contrafacere (art. 36 alin. 2 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice), care poate fi introdusă oricând pe perioada de protecţie a mărcii.
Trebuie să avem în vedere că o dispută între marcă şi un nume comercial există doar în ipoteza în care denumirea care constituie numele comercial este folosită asemenea unei mărci, respectiv pentru diferenţierea produselor sau serviciilor oferite.
Nu însăşi înregistrarea numelui comercial este de natură să aducă atingere drepturilor dobândite asupra unei mărci anterioare, ci modul de utilizare a acestuia în activitatea comercială, în condiţiile în care norma legală se referă expres la “folosirea” semnului ce constituie un element de identificare a comerciantului.
Funcţia esenţială a unei mărci comerciale este aceea de diferenţiere a produselor sau serviciilor oferite. Această funcţie nu se confundă (nu se suprapune) cu funcţia de individualizare (de identificare) a denumirii unui comerciant faţă de alţi comercianţi. Acesta din urmă este atributul numelui comercial, motiv pentru care numele comercial intră în conflict cu marca doar atunci când el este folosit de către titularul său în alt scop decât cel prevăzut de lege (doar pentru individualizarea calităţii de comerciant), respectiv şi cu titlu de marcă, indiferent de momentul la care acestea au fost înregistrate.
S-a arătat că atât în jurisprudenţa naţională, cât şi cea internaţională, faptul că utilizarea de către un terţ neautorizat în acest sens a denumirii sociale, a unui nume comercial cu o marcă anterioară, constituie utilizare neautorizată pentru produse sau servicii.
Astfel, subzistă conflictul dintre marca anterioară şi semnul distinctiv reprezentat de numele comercial, cu excepţia situaţiilor din art. 39 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice “Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;” în care terţul comerciant este îndreptăţit a-şi folosi numele comercial, legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii, chiar atunci când înregistrarea numelui este ulterioară înregistrării mărcii şi, deci, cu atât mai mult atunci când este anterioară.
Un exemplu relevant privind această excepţie este subliniat în Decizia nr. 1689 din 30 mai 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă prin care s-a respins că nefondată acţiunea în contrafacere şi cererea de plată a daunelor morale, formulate de reclamanţi împotriva pârâtei.
În motivarea sentinţei, s-a reţinut că reclamantul persoană fizică este titularul mărcii R., care este utilizată de către reclamanta persoană juridică, în baza consimţământului titularului, iar semnul R. utilizat de către pârâtă în activitatea comercială corespunde numelui său comercial.
Pe baza probatoriului administrat, s-a constatat că pârâta îşi foloseşte numele comercial potrivit scopului pentru care a fost înregistrat, conform practicilor loiale, şi nu pentru identificarea serviciilor de salubritate, pentru care este înregistrată marca, astfel încât nu intră în conflict cu marca reclamantului, făcându-se aplicarea în acest sens a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Conflictul dintre o marcă ulterioară şi numele comercial
Intervine atunci când există un nume comercial anterior înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se solicită ulterior înregistrarea unei mărci.
Modalităţile de soluţionare a conflictului sunt: formularea unei opoziţii în cursul procedurii în faţa OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci), (art. 19 din Legea 84/1998), acţiune în anulare marcă (art. 47 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998), acţiune în decăderea din drepturile conferite de marcă (art. 46 din Legea 84/1998).
Competenţa exclusivă revine Oficului de Stat pentru Inveții şi Mărci, respectiv Tribunalului Bucureşti.
Putem vorbi de o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a titularului numelui comercial atunci când cel care depune o marcă la înregistrare identică sau similară numelui comercial înregistrat anterior încearcă să se folosească de notorietatea numelui comercial.
Ex: I.C.C.J, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009.
Înregistrarea unei mărci ulterioare unui nume comercial a fosta anulată, deoarce înregistrarea era făcută cu rea-credinţă.
Astfel, pârâţii au încercat să înregistreze marca “Arcadă”, deşi reclamantele aveau inclus în numele comercial sintagma „Arcadă”, acestea folosind pe o perioadă îndelungată respectiva denumire asociată produselor şi serviciilor lor, căpătând notorietate şi bucurându-se astfel de o protecţie independent de orice formalitate de înregistrare.
În această situaţie, înregistrarea de către pârâta a mărcii „Arcadă” s-a făcut cu rea-credinţă. Nu în scopul de a-şi individualiza şi distinge propriile produse, ci de a beneficia de cunoaşterea largă de către publicul consumator a acestui nume.
Existenţa unor societăţi româneşti care utilizează un nume comercial identic şi un semn identic cu funcţia de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credinţă, care în mod obişnuit este preocupat de a-şi distinge printr-un semn propriu produsele şi serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători, nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.
Date fiind cele reţinute de către ICCJ, în mod legal s-au aplicat dispoziţiile art.47 alin.1 lit.c din Legea nr. 84/1998 şi s-a anulat înregistrarea mărcii „Arcadă” de către pârâtă.
Înregistarea numelui comercial ca marcă, imediat după înfiinţarea societății, poate preveni conflictele apărute cu mărci similare sau identice numelui comercial.
În concluzie, nu putem pune semnul egal între marcă şi nume comercial, nici nu se substituie una celeilalte, acestea coexistă şi ajută la o mai bună individualizare a comerciantului.
