Legislația în vigoare ne oferă definiția mărcii notorii și anume: “marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă”. În lumina actualei reglementări naționale și europene, deși legea oferă anumite criterii de constatare a notorietății unei mărci, aprecierea acesteia rămâne un fapt subiectiv ce ține de competența examinatorilor OSIM/EUIPO sau a instanțelor judecătorești. Spre exemplu, la art. 24 din legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, regăsim enumerate aceste criterii generale de apreciere a notorietății:
- a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
- b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;
- c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;
- d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
- e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează;
- f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
O soluție posibilă pentru eliminarea controverselor legate de nivelul de răspândire a unei mărci, ar putea fi practică în această materie pe teritoriul Republicii Moldova, în care este stabilită o procedură judiciară de constatare a notorietății unei mărci de către judecatoria din circumscripția oficiului corespondent, AGEPI (Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală).
Notorietatea poate fi constatată prin depunerea unei cereri exprese în acest sens sau prin intermediul unei cereri reconvenționale într-o acțiune în apărare a drepturilor. Pe lângă criteriile enunțate mai sus, instanțele judecătorești din Republica Moldova solicită și un raport de evaluare a valorii mărcii, precum și rezultatul sondajelor efectuate de solicitant. Sondajul trebuie efectuat pe un eșantion reprezentativ în raport cu segmentul de public vizat, iar aria geografică a sondajului și mărimea eșantionului se stabilesc în funcție de natura produselor/serviciilor pentru care este folosită marca.
Astfel, pentru constatarea notorietății, o marcă utilizată pentru produse care au o destinație tehnică (specializată), trebuie să fie cunoscută de către cel puțin 60% din numărul consumatorilor produselor respective care au fost chestionați, incluzând persoanele din cercul producătorilor și persoanele din rețeaua de comerț. În cazul în care marca este folosită pentru produse de consum curent, segmentul de public este alcătuit din consumatorii de ordin mediu (fiind incluse persoanele specializate), iar procentul necesar pentru constatarea notorietății este de 50% + 1, adică majoritatea persoanelor din eșantion.
Interesant este că protecția acordată unei mărci a cărei notorietate a fost recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova este nelimitată în timp. Deși legislația din Republica Moldova prevede durata de valabilitate pentru o marcă înregistrată agreată la nivel internațional de marea majoritate a statelor (10 ani), constatarea notorietății este o derogare considerabilă de la această prevedere, instituind un statut special pentru această categorie de mărci. Totuși, durata nelimitată de protecție acordată unei mărci notorii ar putea fi injustă în condițiile în care nivelul de recunoaștere deținut de o marcă se poate diminua în timp odată cu evoluția generațiilor care alcătuiesc segmentul de public și odată cu evoluția societății.
Procedura stabilită la nivelul Republicii Moldova ar putea fi un temei pentru o eventuală propunere de lege referendă pentru legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, aplicabilă în România, deoarece ar fi înlăturate, în mare masură, dubiile cu privire la răspândirea și recunoașterea unei mărci în rândul publicului consumator.
Un punct esențial în constatarea notorietății unei mărci ar putea fi stabilirea unui procent concret de recunoaștere în rândul publicului, acest fapt putând reieși dintr-un ansamblu de materiale probatoare sau din probe indirecte, nu neapărat dintr-un sondaj realizat în acest sens. Spre exemplu, Curtea Supremă Federală din Germania a stabilit în cazul Dimple (I ZR 158/82) ca un procent de 30% de recunoaștere în rândul publicului este suficient pentru a se dovedi notorietatea mărcii, în timp ce în cazul Salomon (I ZR 13/89), un procent de 30% a fost considerat insuficient pentru a se dovedi larga răspândire în rândul publicului.
Totuși, stabilirea unui procent concret de recunoaștere este dificil de realizat deoarece intră oarecum în contradicție cu practica Curții de Justitie a Uniunii Europene care stabilește în mod constant (ex. cazul Pago (C 301-07)) că nu trebuie determinat un procent minim exact de recunoaștere, ci recunoașterea trebuie să existe într-o parte “semnificativă” a publicului, lăsând la aprecierea examinatorilor sau a instanței respective să constate dacă nivelul de răspândire este semnificativ sau nu.
Până la intrarea în vigoare a unor viitoare amendamente cu privire la constatarea notorietății, persoanele interesate trebuie să furnizeze toate dovezile de care dispun în sensul atestării nivelului de recunoaștere de care se bucură o marcă, ținând cont de faptul că rămâne extrem de importantă puterea probantă a unui sondaj care să arate o cifră considerabilă de recunoaștere în rândul publicului relevant.
