Teritorialitatea mărcii înregistrate este diferită în funcție de Oficiul de Mărci la care este efectuată înregistrarea.
Cu titlu exemplificativ, pentru teritoriul României sunt valabile următoarele tipuri de mărci:
- Mărcile naționale înregistrate la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);
- Mărcile Uniunii Europene înregistrate la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală);
- Mărcile internaționale înregistrate la WIPO (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) având ca teritoriu desemnat fie doar România, fie întreaga Uniune Europeană.
În aceste condiții, dacă ne aflăm în posesia certificatului de înregistrare al unei mărci la OSIM (marca protejată doar la nivelul României), ar fi necesar să verificăm constant dacă se depun spre înregistrare cereri de marcă similare atât la OSIM, cât și la EUIPO și WIPO.
Această verificare este necesară deoarece toate aceste mărci sunt valabile în România și pot fi folosite liber în țară, dacă sunt admise la înregistrare, iar termenele de opoziție sunt de 2 luni, respectiv 3 luni.
De cele mai multe ori, întâlnim situații diferite atunci când o persoană fizică sau juridică depune spre înregistrare o cerere de marcă similară sau identică cu marca noastră:
- Semnul care ne încalcă drepturile este utilizat în piața din România, fără să fie depusă o cerere de marcă înregistrată.
- Semnul care ne încalcă drepturile face obiectul unei cereri de marcă la OSIM;
- Semnul care ne încalcă drepturile face obiectul unei cereri de marcă atât la OSIM, cât și la EUIPO sau WIPO. Practic, putem întâlni situația în care sunt depuse mai multe cereri concomitent, la diferite niveluri de suprapunere teritorială.
În cele ce urmează vom analiza situația în care se depune o cerere de marcă la EUIPO (vizând întreaga Uniune Europeană, incluzând România), după ce în prealabil am obținut o decizie a instanțelor din România sau o decizie a OSIM cu privire la similaritatea dintre semne.
Cu alte cuvinte, ne putem afla în situația în care un tert utilizează un semn similar pe teritoriul României, iar acel semn face obiectul unei cereri de marcă la OSIM. Astfel, după ce obținem o decizie a instanțelor din România și o decizie a OSIM cu privire la similaritatea dintre semne, terțul respectiv încearcă să înregistreze semnul și la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală).
În aceste condiții, poziția EUIPO este una fermă: Deciziile instanțelor naționale și ale oficiilor naționale între mărci naționale identice sau asemănătoare nu obligă EUIPO în niciun fel.
Cu alte cuvinte, chiar dacă instanțele naționale sau OSIM au decis că semnul încalcă drepturile la marca înregistrată, Oficiul UE are libertatea de a decide contrariul, nefiind obligat în niciun fel de astfel de decizii anterioare.
Prin urmare, “deciziile adoptate într-un stat membru sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene nu obligă Oficiul UE în niciun fel” (24/03/2010, Cauza T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).
Totuși, deși reținerile instanțelor și oficiilor naționale nu obligă EUIPO, acestea pot fi utile pentru rezolvarea cauzei și este necesar să fie atent examinate de către EUIPO.
Instanțele și oficiile naționale cunosc în concret aspectele specifice ale statului membru respectiv, în special în ceea ce privește realitatea pieței pe care se comercializează produsele și serviciile și percepția consumatorilor cu privire la semne. În anumite cazuri, aceste aspecte pot fi relevante pentru aprecierea efectuată de EUIPO cu privire la similaritatea dintre semnele aflate in conflict.
Cu titlu exemplificativ, EUIPO a procedat diferit în urmatoarele conflicte de drepturi:
- MURUA vs Julia Murua Entrena, Cauza Nr. T-40/03
EUIPO a ținut cont de reținerile instanțelor naționale din Spania, unde a fost relevat modul în care publicul din Spania percepe numele de familie. Practic, a fost reținut că publicul relevant din Spania va acorda, în general, o atenție mai mare numelui de familie Murua decât numelui de familie Entrena din marca solicitată, EUIPO considerând că, deși nu are caracter obligatoriu asupra organismelor UE, jurisprudența spaniolă poate constitui o sursă utilă de referințe (punctul 69).
- OLTEN vs OFTEN, Cauza Nr. T-292/08
EUIPO nu a ținut cont de reținerile instanțelor naționale din Spania, deoarece a apreciat că fiind lipsită de relevanță jurisprudența spaniolă potrivit căreia publicul dispune de o anumită cunoaștere a limbii engleze.
Concluzionând, deciziile obținute în fața instanțelor și oficiile naționale, nu ne garantează faptul că un eventual conflict în fața EUIPO va avea același rezultat. Deși nu sunt obligatorii, după cum am aratat mai sus, ele sunt totuși utile, orientative și informative pentru analiza efectuată de EUIPO.
Marian Constantin – Intellectual Property Consultant
