Majoritatea mărcilor înregistrate suferă anumite modificări de-a lungul timpului, sunt inițiate proceduri de rebranding, iar logo-ul acestora este, uneori, adaptat la evenimentul la care sunt folosite.
Toți titularii de marcă trebuie să aibă în vedere că atunci când schimbăm culoarea, forma sau poziția anumitor elemente din logo, aceste practici pot conduce la pierderea drepturilor asupra mărcii. Cu alte cuvinte, dacă înregistrăm marca și o folosim ulterior într-o altă formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii, o persoană interesată poate introduce la Tribunalul București o acțiune în decăderea titularului de marcă pentru nefolosire.
În jurisprudența de la nivel național și de la nivel european a fost reținut că folosirea mărcii într-o formă care afectează caracterul distinctiv nu va fi contabilizată ca o folosire efectivă, deci în situația în care întâmpinăm o astfel de acțiune în decădere, iar marca este folosită într-o formă diferită de cea înregistrată, este posibil ca instanța să constate că marca noastră nu a fost folosită.
În cele ce urmează, vom prezenta câteva cazuri soluționate de Oficiul European EUIPO unde a fost stabilit că forma în care a fost folosită marca afectează caracterul distinctiv al mărcii, iar folosirea respectivă nu poate fi asimilată folosirii efective.
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (Camera a cincea) 21 iunie 2012 (*) (“Marca europeană – Procedura de decădere – Marca europeană verbală FRUIT – Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) – actualele art. 18 și art. 58 alin. 1 lit. (a). În cauza T-514/10, titularul mărcii a fost decăzut din drepturi deoarece a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (Camera a doua) 21 ianuarie 2015 (*) (“Marca europeană – Procedura de decădere – Marca europeană combinată Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor- Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) – actualele art. 18 și art. 58 alin. 1 lit. (a). În cauză T-46/13, titularul mărcii a fost decăzut din drepturi deoarece a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
| Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
– Precizări adiționale: Sabores de Navarra înseamnă în traducere gusturile/aromele din Navarra; La Sabiduria del Sabor înseamnă în traducere Înțelepciunea gustului; – pe cale de consecință, caracterele verbale La Sabiduria del Sabor erau distinctive, iar omisiunea acestora din cadrul mărcii așa cum a fost folosită, afectează caracterul distinctiv al mărcii înregistrate.
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (Prima Camera) 15 decembrie 2015 (*) (“Marca figurativă Arthur – Procedura de opoziție – Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) – actualul art. 18. În cauză T-83/14, opoziția nu a fost luată în considerare deoarece titularul mărcii anterioare a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii, iar dovezile de folosire furnizate în această formă nu au fost asimilate unei folosiri efective.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
– Precizări adiționale: pentru această cauză au fost relevante produsele din clasa 25 (haine). După cum reiese din jurisprudența, elementul figurativ este mai distinctiv și analizat cu precădere atunci când ne raportăm la haine deoarece consumatorul își bazează comportamentul economic de cumpărare după o examinare vizuală a produselor din clasa 25. Pe cale de consecință, pentru anumite produse, grafica elementului figurativ este cea mai importantă, iar alterarea acestuia poate conduce la o folosire care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (A Opta Camera) 14 iulie 2014 (*) (“Marca verbală VILA VITA – Procedura de opoziție – Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) – actualul art. 18. În cauză T-204/12, opoziția nu a fost luată în considerare deoarece titularul mărcii anterioare a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii, iar dovezile de folosire furnizate în această formă nu au fost asimilate unei folosiri efective.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
- DECIZIA CURȚII DE APEL (Camera a patra) 24 noiembrie 2014 (*) (“Marca europeană – Procedura de decădere – Marca europeană combinată myphotobook – Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) – actualele art. 18 si art. 58 alin. 1 lit. (a). În cauză T- 2041/2013-2, titularul mărcii a fost decăzut din drepturi deoarece a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (Camera a patra) 28 februarie 2017 (*) (“Marca europeană – Procedura de decădere – Marca europeană figurativă – Neutilizare – articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) – actualele art. 18 si art. 58 alin. 1 lit. (a). În cauză T-766/15, titularul mărcii a fost decăzut din drepturi deoarece a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
- HOTĂRÂREA CURTII GENERALE (Camera a șasea) 28 iunie 2017 (*) (“Marca europeană – Procedura de opoziție – Marca figurativă – Neutilizare în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) – actualul art. 18. În cauză T-333/15, opoziția a fost respinsă deoarece titularul a folosit marca într-o formă care afectează caracterul distinctiv al mărcii.
|
Cum a fost inregistrată marca |
Cum a fost folosită marca |
 |
 |
În altă ordine de idei, recomandarea noastră este ca orice modificare a mărcii înregistrate să fie realizată doar după consultarea prealabilă a unei agenții specializate în proprietatea intelectuală deoarece folosirea mărcii într-o formă alterată ar putea conduce la pierderea drepturilor asupra mărcii respective (folosire cu o altă culoare, cu alt logo, cu elemente verbale suplimentare sau fără anumite elemente verbale componente, într-o formă diminutivală etc.).
Consultant Juridic Marian Constantin
