Înregistrarea mărcii europene este cârmuită de caracterul unitar al acesteia, ceea ce înseamnă că odată înregistrată, protecţia mărcii se întinde pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. În condiţiile respectării principiului unităţii mărcii europene, apare următoarea problemă: ce se întâmplă cu cererea de marcă europeană în situaţia în care într-un stat membru U.E. există o marcă similară/identică înregistrată pentru aceleaşi produse şi/sau servicii. În această ipoteză, s-a stabilit în mod neechivoc că în conformitate cu rigorile impuse de respectarea principiului unităţii mărcii europene, cererea de marcă trebuie respinsă pentru întregul teritoriu european.
Legislaţia europeană relevantă în vigoare (REGULAMENTUL (CE) NR. 207/2009 AL CONSILIULUI privind marca europeană şi Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2015), prevede o modalitate pe care titularii de mărci europene o au la dispoziţie pentru a obţine protecţie pentru celelalte state U.E., în măsura în care impedimentul întâmpinat de marcă subzistă parţial în ceea ce priveşte statele U.E. Mai precis, este vorba despre procedura conversiei, prin intermediul căreia cererea de înregistrare a mărcii europene este trimisă în statele U.E. alese de către solicitant, spre a fi continuată procedura de înregistrare.
Practic, este vorba despre o scindare a cererii de înregistrare a mărcii la nivel european, ce este trimisă în statele alese de către solicitant, la nivelul cărora va avea loc examinarea şi înregistrarea mărcii în conformitate cu legislaţia relevantă naţională.
Motivele pentru care poate fi solicitată conversia cererii de marcă la nivel european sunt expres şi limitativ prevăzute în legislaţia europeană a mărcilor: a) în măsura în care cererea de înregistrare a mărcii europene este respinsă, retrasă sau considerată retrasă; b) în măsura în care marca europeană încetează să mai producă efecte (art. 112 REGULAMENTUL (CE) NR. 207/2009 AL CONSILIULUI). Cu alte cuvinte, cererea de conversie poate fi depusă atunci când marca este respinsă de la înregistrare ca urmare a primirii unui Aviz de Refuz Provizoriu pentru unul dintre statele membre U.E. (spre exemplu traducerea mărcii este descriptivă şi lipsită de distinctivitate în legătură cu produsele solicitate pentru un teritoriu, însă pentru celelalte state aceasta este distinctivă), ca urmare a primirii unei opoziţii (în cadrul unui stat membru există un drept anterior opozabil similar/identic, dar marca poate fi înregistrată pentru celelate state U.E.) sau marca a fost înregistrată la nivel european şi nu a fost reînnoită la timp, motiv pentru care protecţia acesteia nu mai este valabilă la nivel european, situaţie în care se poate solicita o conversie a cererii pentru a dobândi protecţie pentru anumite teritorii.
În egală măsură, legislaţia europeană prevede expres că procedura conversiei nu poate opera în următoarele situaţii: (a) atunci când titularul mărcii europene a fost decăzut din drepturi din cauza neutilizării acestei mărci, în afară de cazul în care în statul membru pentru care a fost solicitată transformarea mărcii europene nu a fost utilizată în condiţiile care constituie o utilizare cu bună-credinţă în conformitate cu legislaţia respectivului stat membru; (b) în vederea unei protecţii într-un stat membru în care, conform hotărârii Oficiului sau instanţei naţionale, cererea sau marca europeană prezintă un motiv de respingere a înregistrării, de revocare sau de nulitate. (art. 112 (2) REGULAMENTUL (CE) NR. 207/2009 AL CONSILIULUI).
Conform situaţiei descrise la litera a), ca regulă, atunci când titularul mărcii europene a fost decăzut din drepturile asupra mărcii, acesta nu poate apela la procedura conversiei pentru a obţine protecţie pentru celelalte state. Există şi o excepţie prevăzută de legislaţie, şi anume atunci când dovezile pe care acesta le va furniza, chiar dacă nu sunt suficiente pentru a demonstra utilizarea la nivel european, acestea să poată demonstra utilizarea suficientă pentru teritoriul unui anumit stat membru U.E. în conformitate cu legislaţia naţională din statul respectiv. Ipoteza de la litera b), vizează situaţia în care conversia mărcii este refuzată pentru statele pentru care marca face trimitere la un motiv absolut de refuz, indiferent de natura lui.
Referitor la etapele procedurale ce trebuie respectate în cadrul procedurii de transformare a cererii de înregistrare pentru o marcă europeană în cereri naţionale transmise la nivelul statelor membre U.E, paşii sunt următorii:
- Odată solicitată procedura conversiei, Oficiul European transmite cererea în statele pentru care este solicitată continuarea procedurii de înregistrare (taxa pentru conversie trebuie achitată în prealabil);
- Titularul trebuie să achite taxele de înregistrare către Oficiul din statul pentru care a optat continuarea procedurii de înregistrare a mărcii;
- Cererea de marcă odată ajunsă la Oficiul naţional, urmează traseul unei cereri normale depuse la nivelul statului respectiv.
Avantajul oferit solicitanţilor de procedura conversiei este menţinerea datei de depunere a mărcii la nivel european şi pentru teritoriile desemnate ulterior prin conversie. Spre exemplu, să presupunem că o marcă depusă spre înregistrare la nivel european ar întâmpina o opoziţie la nivelul Bulgariei iar soluţionarea acesteia ar dura aproximativ 2 ani, soluţia fiind una nefavorabilă solicitantului. Apelând la procedura conversiei, solicitantul va putea să îşi păstreze data iniţială de depozit a mărcii la nivel european şi pentru celelalte state pentru care se va solicita protecţie, aceasta să fie considerată că fiind depusă în urmă cu 2 ani.
Pregătirea, depunerea şi monitorizarea întregii proceduri de conversie a mărcii europene presupune experienţă şi atenţie constantă. Fiind o procedură dificilă, depăşind cu mult nivelul de dificultate al unei simple depuneri de marcă, este recomandată consultarea unui consilier specializat în proprietate industrială pentru a avea un parcurs cât mai eficient.
