Cum a pierdut Ferrari S.p.A. drepturile pentru marca UE “TESTAROSSA” și De ce mărcile trebuie folosite pentru a nu pierde drepturile?
“Ferrari Testarossa” este un celebru model aparținând producătorului italian de automobile care a făcut furori începând cu anul 1984 când a fost prezentată la Paris Auto Show, iar ulterior a apărut în diverse seriale, filme și chiar jocuri video (“Miami Vice”, “The Need for Speed”, “Forza” etc.).
Deși anul 1996 a fost ultimul an de producție al acestui model, compania Ferrari S.p.A. a depus în anul 2006 o cerere de marcă internațională care vizează întreg teritoriul Uniunii Europene. Timp de 10 ani marca nu a întâmpinat niciun impediment, motiv pentru care în anul 2016 marca a fost reînnoită pentru încă o perioadă de 10 ani.
În anul 2014, Kurt Hesse, o persoană fizică din Germania, a încercat să înregistreze marca UE “Testa Rossa” însă după cum ne așteptam, a întâmpinat opoziție din partea Ferrari S.p.A. care a invocat drepturile asupra propriei mărci “TESTAROSSA”. Prin urmare în anul 2015, domnul Kurt Hesse a introdus o acțiune în decădere a titularului Ferrari S.p.A. din drepturile conferite de marca “TESTAROSSA” pentru motivul neutilizarii efective, în special pentru clasa 12 “producția de automobile”.
Conform practicii din domeniu, dacă o marcă nu mai este utilizată pentru o anumită categorie de produse, titularul acesteia trebuie decăzut din drepturile conferite de marca respectivă. Fără niciun dubiu, marca “TESTAROSSA” nu a mai fost folosită pentru producția de automobile încă din anul 1996, dată la care ultimul automobil care poartă marca în speță a fost fabricat.
Conflictul a fost analizat inițial de Divizia de Anulări a EUIPO (Oficiul Uniunii Europene al Proprietății Intelectuale), ulterior de Comisia de Apeluri a EUIPO care a suspendat judecata cât timp CJUE a răspuns la o întrebare preliminară care privea acest conflict, iar în final a dispus decăderea titularului Ferrari S.p.A. din drepturile conferite de marca “TESTAROSSA”.
Fără a intra în alte detalii de specialitate cu privire la desfășurarea procedurală a conflictului, întreagă procedură a durat 8 ani până când s-a ajuns la decizia din prezent prin intermediul căreia Ferrari S.p.A. este decăzută din drepturile conferite de marca “TESTAROSSA” pentru clasa 12 “producția de automobile”.
Argumentele părților
Argumentele Ferrari S.p.A.
- “TESTAROSSA” a fost un automobil sport produs în perioada 1984-1996. Aceștia menționează în argumentele lor că “este unul dintre cele mai glorioase automobile Ferrari create vreodată în istorie”. Modelul de automobile a devenit celebru după ce a apărut în seriale TV precum “Miami Vice” și după ce automobilele au fost achiziționate și deținute de actori celebri din întreaga lume;
- Deși modelul “TESTAROSSA” nu mai este în producție, automobilele sunt la mare căutare și în prezent pe piață colecționarilor de automobile sport de epoca sau de colecție;
- În apărarea lor, cei de la Ferrari S.p.A. au adus diverse articole de presă dar și facturi de vânzare pentru automobile “second-hand” precum și pentru piese de schimb pentru aceste automobile.
Argumentele persoanei fizice germane Kurt Hesse:
- Chiar Ferrari S.p.A. recunoaște că nu mai produce modelul de mai bine de 30 de ani;
- Simplul fapt că mai există automobile FERRARI TESTAROSSA care sunt comercializate între colecționarii de automobile sport nu echivalează cu o folosire efectivă de către titularul Ferrari S.p.A.;
- Faptul că Ferrari S.p.A. oferă piese de schimb sau servicii de mentenanță, întreținere sau certificare pentru aceste modele de automobile nu echivalează cu utilizarea efectivă pentru producția de automobile;
- În afară faptul că se invocă o reputație istorică, nu sunt aduse dovezi că marca ar fi folosită efectiv pentru categoria de produse în cauza.
Motivele finale pentru care Ferrari S.p.A a fost decăzută din drepturile conferite de marca “TESTAROSSA” pentru producția de automobile:
- Este de necontestat faptul că Ferrari S.p.A. a încetat să mai producă acest model de mașină acum mai bine de 20 – 30 de ani;
- Mai mult decât atât, Ferrari S.p.A. a eșuat să demonstreze că este implicată activ în comerțul cu automobile “TESTAROSSA” second-hand. Probele NU arată că terții (persoane fizice sau juridice) care au vândut automobilele second-hand “TESTAROSSA” ar fi avut vreun acord expres din partea Ferrari S.p.A. sau că acest comerț ar fi fost realizat pentru a crea o cota de piață pentru autoturismele second-hand;
- Dovezile că au fost comercializate câteva piese de schimb pentru automobilele “TESTAROSSA” nu pot echivala cu o utilizare efectivă pentru producția de automobile în ansamblul acestora.
Prin urmare, utilizarea efectivă este foarte importantă pentru menținerea drepturilor de exclusivitate conferite de marca înregistrată.
De la înregistrare, titularul beneficiază de o perioadă de 5 ani cunoscută în practică și ca “perioada de grație” în care titularul nu poate fi obligat sub nicio formă să demonstreze că și-a folosit efectiv marca, însă, după ce trec acești 5 ani, aceste dovezi pot fi solicitate de partea adversă fie într-un dosar de opoziție, fie într-un dosar de decădere din drepturi precum cazul prezentat mai sus.
Pentru a evita o astfel de situație precum cea prezentată mai sus, recomandăm tuturor titularilor de marcă înregistrată să ia legătură cu o societate de avocatură specializată în proprietatea industrială sau cu un consilier în proprietate industrială pentru a stabili cu certitudine cum trebuie folosită marca și ce dovezi trebuie să păstrăm pentru a dovedi această folosire efectivă într-un eventual conflict juridic.
Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:
➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@nomenius.ro
Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.
Marian Constantin – Intellectual Property Consultant
