Marca „Ballon d’or”, denumirea celui mai prestigios premiu sportiv din lume, recunoscând cel mai bun jucător de fotbal al anului, este supusă unei acțiuni în decădere formulate de un competitor ce dorește înregistrarea mărcii „GOLDEN BALLS”.
Marca deținută de grupul media francez Éditions Philippe Amaury este înregistrată încă din anul 2004 și se bucură de protecție pentru o gamă variată de produse și servicii din clasele 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.
Conform legislației în vigoare, titularul unei mărci este decăzut din drepturi dacă, pentru o perioadă continuă de 5 ani, marca nu a fost utilizată efectiv pentru bunurile și serviciile pentru care marca este înregistrată, și nu există motive întemeiate pentru nefolosire. Acest mecanism are, în principal, rolul de a elibera piață de marciile în cazul cărora nu s-a concretizat o folosire reală.
Societatea Golden Balls Limited a încercat înregistrarea de mărcii cu același nume, pentru diverse clase de protecție, însă a întâmpinat de fiecare dată opoziții din partea titularului mărcii „Ballon d’or”. În urma opozițiilor, mărcile au fost respinse în totalitate sau au fost limitate în mod expres la produse și servicii care nu sunt în legătură cu sporturile sau cu o temă sportivă. În urma acestor tentative nereușite, cei de la Golden Balls au încercat o abordare diferită, formulând o acțiune în decădere cu privire la toate bunurile și serviciile pentru care este înregistrată marca „Ballon d’or”.
În prima instanță, Oficiul European a considerat că titularul mărcii nu a făcut dovada utilizării mărcii în legătură cu toate produsele și serviciile pentru care marca a fost înregistrată și prin urmare marca a fost revocată cu privire la toate clasele, cu excepția activităților sportive, și anume organizarea de competiții sportive și acordarea de trofee din Clasa 41.
În ceea ce privește bunurile din clasele 9 (aparate și instrumente științifice, CD-uri, aparate de telecomunicații, stingătoare, etc.), 18 (bagaje, pungi, portofele și alte accesorii) , 25 (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte) și 28 (jocuri, jucării și articole de joacă), titularul mărcii doar a făcut referire la acestea și a argumentat că ceremonia „Ballon d’or” este un joc în care jurnaliștii votează cel mai bun fotbalist și prin urmare marca este utilizată cu privire la jocuri. Argumentele nu au putut justifica constatarea conform căreia marca a fost utilizată pentru aceste produse și având în vedere că titularul nu a prezentat niciun document care să dovedească utilizarea efectiva pe piață pentru aceste produse, marca a fost revocată în raport cu acestea.
Nici în cazul produselor din clasa 14 (medalii, statuete și figurine din metale prețioase, bijuterii, instrumente pentru măsurarea timpului), nu s-au adus dovezi convingătoare privind folosirea efectiva a mărcii, chiar daca marca este utilizata în legătură cu faimosul trofeu placat cu metale prețioase. Chiar daca trofeul „Ballon d’or” s-ar incadra în clasa 14, acesta nu a putut fi încadrat în nicio categorie de produse din cele pentru care marca este protejată. Dacă la depunerea cererii de înregistrare s-ar fi specificat în mod expres produsul „trofee” sau ar fi fost indicată o categorie generală precum „articole din metale prețioase și pietre prețioase și imitații ale acestora”, nu s-ar fi ajuns în situația în care marca să nu mai fie protejată tocmai în legătură cu trofeul care a făcut ceremonia celebră.
În ceea ce privește produsele din clasa 16 ( materiale tipărite, ziare, cărți, reviste) și serviciile de publicare din clasa 41, titularul a adus dovezi cu privire la apariția a două cărți – ‘60 ans de BALLON D’OR’ și ‘60 ans de BALLON D’OR’ – și a făcut referire la edițiile speciale ale revistei France Footbal care, după opinia lui confirmă utilizarea cu privire la serviciile de publicare.
Oficiul a argumentat că utilizarea efectivă presupune prezența reală a produselor și serviciilor în piață pentru ca marca să își exercite funcția esențială, și anume de a identifica originea comercială a produselor și serviciilor, permițând astfel consumatorului care le-a achiziționat să repete experiența dacă se dovedește a fi pozitivă sau să o evite dacă se dovedește a fi negativă. În ceea ce privește cele două cărți, comisia a considerat că denumirea este utilizată doar ca o referință descriptivă, indicând aniversările de 50, respectiv 60 de ani ale ceremoniei „Ballon d’or”, și în concluzie nu este utilizată ca marcă.
Mai mult decât atât, apariția mărcii în reviste și cărți nu dovedește faptul că titularul mărcii furnizează servicii de publicare unor terțe părți sub semnul mărcii pentru a-și asigura un loc în piață și pentru a distinge serviciile oferite de cele ale concurenților. Aceste argumente se aplică și în cazul serviciilor din clasa 38 (telecomunicații, servicii de transmisie), serviciile de transmisie video și de publicare fiind în fapt prestate de terți în beneficiul titularului mărcii.
În calea de atac, Camera de recurs a admis în parte cererea și a anulat prima hotărâre cu privire la materiale tipărite, cărți și reviste din clasa 16, menținând dispozițiile primei instanțe în ceea ce privește restul claselor de protecției. În argumentare s-a avut în vedere faptul că au fost aduse sufieciente dovezi privind publicarea și promovarea celor două cărți și a revistelor, iar dacă semnul este utilizat ca marcă în raport cu un eveniment, atunci în mod logic poate fi folosit ca marcă și în raport cu cărți sau publicații ce acoperă aceste eveniment, fiind mai mult decât o simplă referință descriptivă.
Între timp, titularul mărcii a trebuit să inițieze o nouă procedură de înregistrare a mărcii „Ballon d’or” pentru a-și asigura protecția în legătură cu toate produsele și serviciile de interes. Aceasta speță trebuie interpretată ca o atenționare privind încadrarea cât mai completă a produselor și serviciilor în clasele de protecție și o reamintire pentru asigurarea dovezilor de folosire a mărcii pe tot parcusul activității.
Avocat Florin Filip
