În mod obișnuit, cererile care vizează obținerea de protecție exclusivă la nivelul întregii Uniuni Europene pentru o denumire care se confundă cu o regiune geografică este refuzată la înregistrare de EUIPO, pentru că denumirea solicitată nu poate fi identificată ca o marcă înregistrată de către publicul destinatar deoarece este lipsită de distinctivitate și transmite consumatorilor un simplu mesaj referitor la locul de proveniență al produselor sau locul prestării serviciilor (spre exemplu: România, București, Londra s.a.m.d.).
Cu toate acestea, denumirile care desemnează anumite regiuni geografice, orașe sau țări, ar putea îndeplini criteriile necesare pentru înregistrarea ca marcă a Uniunii Europene dacă dobândesc distinctivitate ca urmare a folosirii intensive. Cu alte cuvinte, caracterul distinctiv al unei denumiri dobândit prin utilizare, înseamnă că acea denumire nu avea distinctivitate pentru produsele și serviciile vizate de înregistrare, însă datorită utilizării efective ca marcă, o parte semnificativă a publicului relevant asociază denumirea folosită în legătură cu produsele și serviciile vizate de înregistrare, ca provenind de la o anumită întreprindere.
În cele ce urmează, vă vom prezenta procedura de înregistrare a mărcii verbale constând în denumirea “CHICAGO”, care este înregistrată și protejată în momentul de față cu titlu exclusiv de către societatea Chicago Music, Inc. la nivelul întregii Uniuni Europene.
Prin DECIZIA Primei camere de recurs din 2 martie 2017 în cauza R 985/2016-1, EUIPO a decis înlăturarea motivelor de refuz și continuarea procedurii de înregistrare pe baza faptului ca denumirea “CHICAGO” a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii efective de către societatea Chicago Music, Inc., pentru produsele din clasa 9 înregistrări audio și video “rock and roll” și serviciile din clasa 41 servicii de divertisment precum prestări artistice vocale și instrumentale în genul de muzică “rock and roll”.
Inițial, examinatorul EUIPO a emis o notificare de refuz în dată de 20 iulie 2015, urmată de o decizie de respingere, în data de 4 aprilie 2016. Rațiunile pentru care marca a fost respinsă au fost următoarele:
- Marca solicitată la înregistrare, denumirea verbală “CHICAGO” reprezintă cel mai mare oraș din Illinois și al treilea cel mai mare oraș din Statele Unite ale Americii;
- Orașul Chicago este un punct de reper pentru activitatea muzicală în cadrul Statelor Unite ale Americii, loc în care au luat naștere diferite forme de blues (care au condus în mod direct la formarea genului de muzică rock and roll). Chicago a avut un impact istoric semnificativ asupra dezvoltării multor subtipuri de muzică rock, cum ar fi power pop, punk rock, indie rock, emo rock, pop punk și rock alternativ – informații extrase de examinatorul EUIPO de pe platforma online Wikipedia din cadrul unui articol intitulat “Muzică Chicago-ului”.
- Prin urmare, marca „CHICAGO”, atunci când este aplicată produselor și serviciilor solicitate la înregistrare, informează imediat consumatorii fără a reflectă în continuare despre continutul lor, și anume muzică și spectacole artistice originare din orașul Chicago. În ceea ce priveste serviciile de divertisment solicitate în clasa 41, marca informează imediat utilizatorii că aceste servicii sunt prestate în orasul Chicago.
În scopul înregistrării mărcii și dovedirii faptului că denumirea a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii intensive, Chicago Music, Inc. a demonstrat în fața EUIPO următoarele:
- Consumatorul cu un nivel de atenție de ordin mediu, când va intră în contact cu denumirea “CHICAGO” folosită în legătură cu înregistrări audio și concerte pop și rock, va înțelege că se referă la societatea Chicago Music Inc, ci nu la servicii de divertisment și înregistrării audio care provin din orașul Chicago;
- A adus dovezi de activitate a trupei “Chicago” pentru o perioada de 4 decenii și a atașat diferite premii din domeniul muzical;
- Dovezile în vederea dobândirii distinctivitatii au mai constat în următoarele: poze cu albumele lansate de-a lungul anilor, premiile Grammy primite de trupa “Chicago”, o declarație cu privire la volumul vânzărilor albumelor lansate de trupa “Chicago” pentru teritoriul Uniunii Europene, materiale promoționale și clasamente muzicale internăționale.
Astfel, EUIPO a constatat faptul că denumirea a dobândit distinctivitate și acceptat înregistrarea pentru următoarele motive:
“Dovezile depuse de solicitant oferă informațîi extinse despre vânzările înregistrărilor trupei și spectacolele live.
Dovezile, apreciate global, indică faptul că trupa „Chicago” este într-adevar foarte populară în randul fanilor rock and roll din Uniunea Europeana. Există indicații clare și convingatoare ale unei prezențe continue a trupei de rock „Chicago” pe piață inregistrarilor și spectacolelor muzicale în tarile Uniunii Europene.
Documentele arată că „Chicago” este o trupă de muzică rock care a fost fondată la sfarșitul anilor ’60 și a avut succes international în anii ’70. Trupa a activat continuu în producția de muzică rock and roll. De-a lungul anilor a avut un succes comercial remarcabil în Europa, ajungând în mod repetat în pozițiile de top ale „Chart”. Mai mult, trupa a cântat live de zeci de ani în multe țări europene. În 2002, trupa a lansat cel mai mare album de succes, care a inclus înregistrări muzicale din 1969 până în 1995. Onorând succesul îndelungat al trupei, a fost introdusă în „Grammy Rock and Roll Hall of Fame” în 2016.”
Țînând cont de cazul de mai sus, dacă doriți să depuneți spre înregistrare o marcă folosită intens în activitatea comercială de întreprinderea dumneavoastră și aveți nelămuriri cu privire la șansele de înregistrare din cauza faptului că denumirea este una uzuală și descriptivă pentru o regiune geografică sau un oraș, recomandarea noastră este să luați legătura cu o agenție specializată în proprietate intelectuală, pentru a stabili dacă denumirea a dobândit distinctivitate ca urmare a utilizării intensive în piață și poate fi înregistrată ca marcă.
Marian Constantin – Consultant Juridic
