Modalități de stingere a drepturilor conferite de marcă
Acțiunea în decădere /  Acțiunea în anulare

Având în vedere dinamica vieții comerciale,  existența unor modalități de stingere a drepturilor conferite de marca înainte de expirarea termenului de 10 ani reprezintă un element esențial în păstrarea echilibrului în piață. Termenul de valabilitate este relativ lung, iar într-o asemenea perioada multe elemente pot suferi modificări.

Pe lângă  posibilitatea renunțării la marca, care reprezintă o manifestare unilaterală de voință, legiutorul dă posibilitatea și terțelor persoane de a avea un cuvânt de spus după finalizarea înregistrării. Astfel,  în  ceea ce privește modalitățile de stingere a drepturilor conferite de marcă, trebuie facută o distincție clară între acțiunea în anulare și acțiunea în decădere și respectiv între efectele celor două acțiuni.

Vom începe analiză cu principala asemănare între cele două, și anume calitatea persoanei îndreptățite să formuleze astfel de acțiuni. În ambele cazuri, legea se rezumă la  desemnarea „persoanei interesate”, fără a specifica condiții suplimentare. Pe scurt, pentru a formulă o acțiune în decădere sau o acțiune în anulare  nu este necesar să fim titularii unei mărci anteriore (cu unele exceptii), ci este suficient să dovedim interesul.

Decăderea este, în pricipiu, sancțiunea prevăzută pentru mărcile care îndeplineau condițiile legale la data depunerii, însă, după înregistrare acestea încetează să își mai îndeplinească funcțiile esențiale.

 Principalul motiv întâlnit în practică este decăderea pentru neutilizarea efectivă a mărcii. Astfel, o marca care nu a fost folosită sau a fost folosită într-o formă diferită, care îi afectează caracterul distinctiv, este susceptibilă de radiere, cu excepția cazului în care există motive întemeiate, cum ar fi imposibilitatea folosirii mărcii din motive neimputabile titularului. Decăderea va opera, de sigur, doar cu privire la produsele și serviciile pentru care nu s-a făcut dovadă utilizării.

Pâna și succesul poate reprezenta o problema dacă nu este bine gestionat. Astfel,  cu o ideea foarte bună, însă cu o promovare deficitară, se poate ajunge în situația în care denumirea se va confundă cu produsul pentru care a fost inregistrată marca. În această situație marca își va pierde distinctivitatea, va cădea în domeniul public, iar titularul nu se va mai bucura de exclusivitate asupra denumirii. Printre cele mai renumite cazuri se numără:

  • Xerox - marca a devenit atât de cunoscută încât a condus la apariția expresiei „a xeroxa”  pentru fotocopierea documentelor;
  • Super Glue – denumirea a fost inițial o marca, însă a ajuns să fie confundată cu orice tip de adeziv/lipici și a căzut astfel în domeniul public;
  • Nylon – cuvântul devenit uzual pentru desemnarea materialului sintetic inventat  în anul 1938 de către DuPont;

Celelalte două  motive de decădere sunt reprezentate de capacitatea mărcii de a induce publicul în eroare și neîndeplinirea de către titular a condițiilor prevăzute de lege.

În ceea ce privește nulitatea, o marca este susceptibilă de  a fi anulată în următoarele cazuri:

  • Nerespectare motivelor absolute de refuz;
  • Existența riscului de confuzie cu mărci naționale sau ale Uniunii Europene anterioare;
  • Înregistrarea mărcii cu rea-credință.

În cazul în care discutăm despre riscul de confuzie cu o marca anterioară, este clar că prin persoană interesată trebui să înțelegem că reclamantul trebui să fie titularul unei drept anterior opozabil cererii ulterioare a cărei anulare se cere.

Cu privire la efecte, trebuie menționat că decăderea va produce efecte doar pentru viitor, pe când anularea va produce efecte retroactive, de la dată depunerii.

Nouă lege modifică termenul în care poate fi formulată acțiunea în anulare, astfel, în prezent, atât acțiunea în decădere cât și acțiunea în anulare pot fi formulate oricând în perioada de valabilitatea a mărcii. Cu toate acestea, titularul unei mărci nu poate formula o acțiune în anulare în cazul în care a tolerat pentru o perioada neîntreruptă de 5 ani utilizarea mărcii ulterioare, cu excepția cazului în care marca ulterioră a fost depusă cu rea-credință.

O altă noutate introdusă de modificarea legii, o reprezintă competența alternativă a judecării cererilor de anulare, respectiv de decădere, pe cale administrativă în față Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Din păcate, aplicarea acestei norme este amânată până în anul 2023, cele două acțiuni fiind în continuare de compentența exclusivă a Tribunalului București. 

În concluzie, finalizarea procedurilor de înregistrare nu conduce la o invulnerabilitate a mărcii, iar în cazul în care există o astfel de înregistrare care aduce atingere drepturilor dumneavoastră este recomandabil să vă adresați unui specialist în domeniu.

Avocat Florin Filip